商标权利非法转让的法律救济模式初探_经济法论文(1)

商标转让，是商标权人依法行使其对商标处分权的重要方式之一，也是受让方继受取得商标权利的方式之一。通过商标转让，原商标人不再享有商标权，该商标的一切权利义务均由受让方以继受取得方式承继。

较商标权的原始取得即申请取得而言，商标权继受取得具有程序简便、审批时限短、权利稳定等优势。 然而，基于我国现行《商标法》第39条和《商标法实施条例》第25条“商标转让”的相关条款存在诸多立法瑕疵且商标确权机关的管理程式不透明亦多为业内人士诟病，为在更大限度内保护权利人的商标权益，笔者结合自身从业经验，根据现行法律框架内寻求诸多法律救济途径，以求教于业内友人。

一、商标转让的申请和核准程序概述 依据现行商标法律规定及官方业务流程，转让人和受让人应当在商标局制备的固定书式《转让申请/注册商标申请书》加盖公章或签字，然后由受让人以转让商标申请手续办理人的身份一并向商标局提交受让人的身份证明（包括营业执照、身份证等）、商标代理委托书等材料，同时缴纳商标转让申请费。按照现行注册商标转让程序的要求，办理商标转让申请暂不需要提交转让人与受让人共同签署的商标转让合同，唯一能体现转让人意思表示的法律文件就是《转让申请/注册商标申请书》上转让人的公章或签字。

受理商标转让申请后，商标局根据相对性条款和绝对性条款主要针对“转让人的主体资格”、“商标权权利状态”、“一并转让”、“不良影响”等要点进行审查。注册商标转让符合法律规定的，商标局将依法予以核准，并通过官方定期刊物《商标公告》进行公告的同时向受让人核发《核准转让注册商标证明》。

未确权的商标申请权转让的，符合法律规定的，商标局将在核准后直接对商标名义人进行变更。自商标局核准之日起，受让人享有商标权。

此外，鉴于目前“盗卖他人商标现象愈演愈烈，商标局将从严审查商标转让”，为有效遏制非法转让他人商标的猖獗现象，国家工商总局商标局2009年11月出台新措施完善程序从严审核商标转让，将重点审查商标转让申请书及商标转让协议书上的印章和签名，采取的措施具体包括：

一、将商标转让申请书上转让人使用的印章或签字，与办理商标注册申请时使用的印章或签字进行核对；

二、对印章明显不符的，要求转让人必须说明印章变更情况，提供印章管理部门出具的证明，并提供转让人的经年检有效的营业执照副本复印件（加盖章戳）和转让双方申请人签订的转让协议；

三、对签字明显不符的，要求转让人必须说明情况，并提供转让人的有效证件（签字）和转让双方申请人签订的转让协议；

四、对印章或签字明显不符的向申请人发出《转让申请补正通知书》，要求申请人必须在收到通知书之日起三十日内（不含往返邮程）按有关要求补正，未在规定期限内补正的，商标局将视为申请人放弃补正，驳回其转让申请。 根据商标局于2009年2月6日发布的《自然人办理商标注册申请注意事项》的相关规定，以自然人名义办理商标转让申请事宜，个体工商户、个人合伙、农村承包经营户作为受让人提出商标转让申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。

二、商标权利非法转让的形态 自2001年《商标法》第二次修改以来，基于种种原因，盗卖、非法转让他人商标现象愈演愈烈，层出不迭，令人瞠目，尤其以如下形态最为典型：

1、商标在法院已查封冻结的情况下被私下办理许可使用，如“爱多”、“IDALL”等商标；

2、在企业破产清算前被原企业职员违反《破产法》私下转让给第三者；

3、违反双方协议私下将商标转让给第三者，有的企业是“内鬼”作怪，股东私下将商标转让给自已另立的公司；

4、国有或集体企业破产注销登记后，原企业负责人成立同名企业冒名顶替将商标转让给自己或第三者；

5、未经国有资产管理委员会同意，擅自将著名商标低价转让给第三者；

6、合资人将另一合资方的商标私下转让到自已或者关联企业名下；

7、双方签订了《商标使用许可合同》并在商标局备案后，被许可人私下又将商标转让到自己的名下；

8、经销代理商私下将被代理人的商标转让到自己的公司名下；

9、出口代理商私下将被代理人的商标在国外抢注，并转让给外国的公司，禁止国内被代理人的产品再销往外国，并引发涉外诉讼；

10、私下将他人在国外注册的商标转让到自己国内公司名下，并禁止国内原商标权利人的产品再销往该国。

三、可供选择的法律救济模式 商标转让是商标局基于商标转让人和出让人的转让共同意思表示而依法作出核准商标转让申请的具体行政行为。而前述商标权利非法转让形态的性质可概括为商标局根据并非商标权利人真实意思表示而作出的错误具体行政行为。

因此，基于请求权基础和案件性质的不同，相关商标转让纠纷案件的性质有可能是民事案件，也可能是行政案件（以及伴随产生的国家赔偿），甚至有可能是刑事案件。具体而言，商标权利人因其商标被非法转让而遭受侵害后可供选择的法律救济模式主要包括：

（一）民事救济模式——追究侵权人民事责任；申请和建议人民法院对侵权人予以民事制裁 法理探析： 《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS协定）》前序明文规定并要求世界贸易组织成员“承认知识产权是私权”。商标权作为知识产权项下一个民事权利，转让人享有合法的注册商标专用权或商标申请权是其实施商标转让行为的前提，只有商标专用权人或商标申请人才能从事处分商标权的转让行为。

商标转让作为一种民事法律行为，亦应遵循《民法通则》、《合同法》关于当事人主体资格适格、意思表示真实、合同标的及内容、形式合法等规定。据此，商标实务中常见的未经商标权人同意非法转让商标的行为无疑剥夺了商标权利人自由处分的权能，割裂了商标权人与商标之间的权属关系，本质上都是对商标权人合法权益的侵犯，属于民事侵权行为，无论商标局是否已经核准转让，原商标权人都有权在法定期限内向人民法院提出民事诉讼，并可追究其侵权责任。

相关诉求： 商标权利人可以根据《民法通则》第134条第1款之规定，要求侵权人承担停止侵害、恢复原状、赔偿损失、消除影响；此外，鉴于非法转让他人商标权利的主观恶意一般都较为明显，商标权利人还可以根据该条第3款和1994年9月29日《最高人民法院关于进一步加强知识产权司法保护的通知》以及1998年7月20日《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》的相关精神，在民事诉讼程序中申请和建议人民法院对侵权人予以民事制裁。 相关策略和技巧：

1、被告的确定和选择 一般而言，商标权利非法转让案件的受让人为侵权人较为普遍。而鉴于商标业务较为专业和复杂，当事人一般均委托商标代理组织参与商标代理程序，而非法参与转让他人商标的行为主体的主观恶意违法性较为容易识别和判断。

根据《民法通则》第66条第3款和67条之规定，为便于案件事实的查明和充分保障权益，笔者建议当事人可将侵权人及其商标代理组织列为共同被告，要求其承担共同侵权责任。

2、管辖法院的确定 鉴于商标非法转让的侵权行为实施地和结果发生地均在商标局所在地，为减少诉讼成本，有利于案件的审理和审判结果在后续程序的顺利执行，根据《民事诉讼法》第29条和北京法院增设三个知识产权审判庭 等相关规定，笔者建议当事人可以优先选择商标局所在地——北京市西城区人民法院作为受理商标权利非法转让案件的民事管辖法院。

3、诉讼程序——建议当事人积极申请诉前禁令或证据保全 鉴于人民法院的民事司法程序和商标局的商标核准转让行政程序是两套并行且性质截然不同的程序，为避免当事人的诉累，防止和限制涉案商标在诉讼期间被转让、注销、许可他人使用、被质押，笔者建议当事人可以根据《民事诉讼法》第92条和93条、《商标法》和《最高人民法院关于诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》的相关规定，向有管辖权的人民法院申请诉前禁令或证据保全，由人民法院向商标局先行向商标局送达《协助执行通知书》和《民事裁定书》，中止商标局的核准转让行政程序，一俟人民法院的相关裁判生效后再视情由商标局进行后续行政程序。 典型案例：北京市第一中级人民法院（2002）一中民初字第7331号民事判决书“英国连德尔大药厂有限公司（W.J.RENDELL LTD.）诉万年贸易公司（MAN NIN TRADING CO.）确认商标转让行为无效纠纷”；北京市海淀区人民法院（2005）海民初字第24345号民事判决书“孙铭蔚诉董文惠、第三人北京金佰瀚国际商务会馆有限公司商标侵权纠纷”；北京市第一中级人民法院 （2006）一中民初字第10203号民事判决书“任立忠诉北京五谷道场食品技术开发有限公司商标申请权权属纠纷”。

（二）行政救济——行政复议、行政诉讼、行政赔偿 法理探析： 我国《商标法》及其实施条例明确规定的商标局系国家商标行政管理机关，其核准行为针对的具体事项是商标转让申请，针对的主体是商标转让行为的当事人，即商标转让人和受让人，核准行为也仅对商标转让人和受让人生效。究其性质和特点，商标局核准商标转让的行为是一种具体行政行为。

具体到商标权利非法转让的行政核准程序，若商标局在核准商标转让申请的过程中，没有尽责审查就核准了转让申请，将会给商标转让当事人尤其是商标权人的合法权益造成损害。 因此，根据《行政复议法》、《行政诉讼法》的规定，当事人若认为行政机关或其工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，不服商标局核准商标转让申请的具体行政行为，其应有权依法向有关机关（具体的受理机关分别为国家工商行政管理局法规司和北京市第一中级人民法院）提起行政复议或行政诉讼。

若当事人仍然不服国家工商行政管理局法规司作出的行政复议决定，其既可以根据《行政复议法》第14条之规定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，还可以就该行政复议决定向国务院（具体受理和经办机关为国务院法制办公室）申请行政最终裁决。 此外，一旦原商标权利人有证据证明商标局核准商标转让的行为给其带来经济损失，其还有权根据《国家赔偿法》第9条的规定，依照法定程序请求赔偿义务机关予以确认并要求行政赔偿。

若赔偿义务机关拒不确认致害行为违法，赔偿请求人可根据《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》的相关规定直接向人民法院提起行政赔偿诉讼。该赔偿请求还可以在国家工商行政管理局法规司提起的行政复议程序中一并提出。

相关诉求： 请求撤销商标局作出的相关核准转让决定；确认商标局的核准商标转让的具体行政行为违法并予以赔偿。 相关问题的提出： 除了商标实务具有专业性和复杂性以外，商标转让行政诉讼在相关法律程序方面与其他常规行政诉讼或复议案件比较而言并无显著差异。

但需要提请业内人士注意的是，与商标局核准转让注册商标的程序不同，针对未确权的商标转让申请，商标局将在核准后直接对商标名义人进行变更，并不通过官方定期刊物进行公告，也不向受让人核发相关《核准转让证明》。前已述及，商标确权机关的管理程式不透明，一旦商标被非法转让，真正的商标权利人对其权利被侵犯的事实尚无从知晓 ，其提起行政诉讼或行政复议期限的起始日亦不能准确确定。

该问题涉及当事人的程序权利，一旦丧失相关程序权利，制止商标权利非法转让的维权程序更将复杂化。 典型媒体报道和案例： 法国老人头国际发展有限公司诉商标局商标核准转让行为案，北京市第一中级人民法院于2009年8月27日以“商标局未审查商标转让协议，未尽到必要的审查义务”为由，撤销了商标局核准第905413号图形商标转让的违法行为 ；北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第197号“广州名人路皮业有限公司诉国家工商行政管理总局商标局、第三人赵金飞商标行政纠纷案件”；北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第267号行政判决书“桦懋国际贸易有限公司诉国家工商行政管理总局商标局、第三人上海环邦塑胶制品有限公司、上海环茂工贸有限公司商标行政纠纷”

（三）刑事救济——追究刑事责任 法理探析： 有关人士曾认为非法转让他人商标权利属于商标“窃权”行为，是以非法占有他人智慧劳动成果为目的，乘人不备，采取类似于偷盗的手段，将本来应当属于他人享有的商标专用权窃为己有，而且现行《商标法》对其所称的商标“窃权”行为及惩处并未明文规定，而商标法规范的缺失，导致该行为严重破坏了商标确权领域的法律严肃性，扰乱了社会经济秩序“。 该观点旗帜鲜明，一定程度上反映了商标权利非法转让的危害性。

但根据罪刑法定原则，在现有的刑法典体系下，非法转让他人商标并不构成侵犯知识产权罪。鉴于擅自转让他人商标尤其是注册商标的行为不仅侵犯了商标权人的合法财产权益，而且妨害了社会管理秩序，具有一定社会危害性，从事商标权利非法转让的违法行为主体应当承担刑法意义上的法律责任。

根据《刑法》第264条和第280条第2款之规定，非法转让他人商标尤其是注册商标仍可以构成盗窃罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。基于其侵害的犯罪客体不同，非法转让他人注册商标构成前述两项罪名亦可数罪并罚，构成单位犯罪或者共同犯罪的，还可按照相关刑事处罚原则追究其刑事责任。

此外，追究相关行为人刑事责任并不必然免除当事人应承担的行政责任和民事责任，当事人可以另行通过前述的民事诉讼或行政诉讼等法律救济途径要求责任人承担相应责任。