关于防范商标交易的法律风险(1)论文

如果交易的商标根本没有注册，或者在到期时没有及时续展注册，或者已经被依法撤销，则没有法律上的权利可言 【案情简介】 2006年4月，重庆市拍卖中心受重庆市一中院委托对重庆奥妮系列商标权进行拍卖，其中包括“奥妮”等23个商标及图形，涉及个人护理产品等多个行业。拍卖中，广州立白以3100万元的高价买走了“奥妮”商标，准备以此为契机，改变自己OEM的身份，推出自有品牌的“奥妮”洗发水产品。

然而，2006年7月5日，奥妮集团(香港)有限公司(以下简称“香港奥妮”)发布一则声明，称其早在2011年就获得“奥妮”等系列商标20年的独占使用权，使用期限为2011年11月30日起的20年内：任何单位或个人未经香港奥妮授权，擅自使用该系列商标，会被追究法律责任。 根据商标法及相关司法解释，如果香港奥妮的声明内容确有其事，并且将奥妮商标的使用许可合同在商标局进行了备案，那么广州立白即使高价买来奥妮商标，也要受到香港奥妮独占使用权的限制，也就是说花了巨资竟然不能使用奥妮商标。

当然，如果奥妮商标的使用许可合同并未备案，而广州立白对此又不知情，那么香港奥妮依据合同所享有的独占使用权，依法不能对抗广州立白，也即不影响广州立白对奥妮商标的使用。但无论如何，香港奥妮的一纸声明还是将商标交易过程中的法律风险问题凸现出来了。

【律师感言】 商标的交易形态比较丰富，除了商标转让、许可和质押这些比较典型的交易形态之外，在企业并购、OEM/ODM、合资合作和特许经营等商业活动中，都可能存在商标的交易行为。不同的商标交易形式，存在着各自不同的风险问题，但也具有一些共同的地方。

这里我们从风险调查的角度，简要地说明一下商标交易中可能存在的一些共同的法律风险，以引起企业的注意。 商标是否享有权利 如果交易的商标根本没有注册，或者在到期时没有及时续展注册，或者已经被依法撤销，则没有法律上的权利可言，任何人都可以使用该商标，甚至会被他人注册，从而妨碍自己从商标交易中获得的所有权或使用权等权利。

当然，假设未注册或未续展注册的商标是驰名商标或知名商品的特有名称，还是可以享受《商标法》或《反不正当竞争法》的保护，不过，要主张驰名商标或知名商标，并不是一件容易的事情。 有些情况下，商标虽然没有核准注册，但可能已经正式提出注册申请，属于正在申请程序中的商标。

这样的商标存在两种结局：

1、可能因为缺乏显著性、侵犯在先权利等法律障碍，最终没有获得核准注册。目前一些职业注标人拿着《商标受理通知书》，就开始四处叫卖商标，如果受让这种商标或签订许可使用合同，可能会面临巨大的损失，因为这种商标的法律状态是不稳定的。

为了防止社会上一些人把《商标受理通知书》当作商标注册的正式文本，去误导他人，商标局从2006年9月份正式将《商标受理通知书》改版，并添加“声明”条款： “

1、本通知书仅表明商标局收到了申请人的商标注册申请书件，并将依法对其申请进行实质审查，以决定是否核准商标注册。

2、本通知书不表明所申请的商标能够获准注册，更不表明申请人已经取得了对该商标的专用权，也不作为免除或者减轻申请人使用未经核准注册商标所产生的法律责任的证据。”

2、商标最终获得核准注册，当然这是符合商标交易双方期望的结果。但是，从商标提出申请到商标核准注册的过程，有时并不平静，一旦遭遇异议人提出商标异议，就可能把商标核准注册的时间往后拖延很长一段时间，更重要的是，如果受让这样的商标，还会惹来一堆麻烦，为了应对商标异议将使你疲于奔命。

另外需要引起注意的是，商标虽然核准注册了，但拿来交易的商标是否与核准注册的商标一致呢？根据《商标法》第51条，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”与注册商标不一致的商标，是没有商标专用权的，与之交易显著面临巨大的法律风险。

商标权利人是否真实 查明商标注册的真实性后，还要了解与你交易的人有权利处置这个注册商标吗？它是不是这个注册商标的权利人（注册人或所有人），或者经过权利人特别授权的代理人。你可以通过查验商标注册证书、商标转让合同，或者查询商标公告或中国商标网，来了解交易商标的真正权利人是谁，目前谁有权利将商标转让、许可或质押。

需要了解的是，除非许可合同允许，商标的被许可人（包括独占许可的被许可人）都没有资格将其授权使用的商标，再次转让或许可，也不可以进行质押。 对于那些从注册人或前一权利人手中受让商标的人而言，如果只是拿着一份商标转让合同，并不能保证他就有权利处置那个商标。

因为对于转让注册商标经核准的，受让人自商标转让公告之日起才享有商标专用权，所以，商标转让合同可能生效了，但商标转让尚未公告，受让人还不是真正的商标权人。 在企业并购、特许经营等活动中，也不要想当然地认为，对方正在使用中的商标将一并转让或许可给自己。

就像大名鼎鼎的劳斯莱斯汽车公司却不享有劳斯莱斯（Rolls Royce）商标的所有权，真正的权利人是劳斯莱斯飞机发动机公司，结果当大众公司花了天价收购了快要破产的劳斯莱斯汽车公司后，价值连城的劳斯莱斯商标却不在收购的资产之中，最后被宝马公司花了比大众公司便宜得多的价钱买走了。所以，不要相信自己的主观判断，风险调查不能自由想象。

商标在何地有效 权利人亮出的商标注册证的确表明他享有商标权。但需要警惕地是，你还要查看这个商标注册的国家或地区是哪里。

商标权的效力具有地域性，在中国注册的商标只在中国境内有效，在法国注册的商标只在法国境内有效。 如想取得中国境内的商标所有权或使用权，那么你必须确认这个商标已经在中国核准注册。

如果你想使用这个商标在中国制造商品，同时还要出口到欧盟，那么，这个商标除了在中国需要注册外，还需要在欧盟国家也取得商标注册，否则在出口国会遇到商标侵权的麻烦。 商标的指定使用项目 注册商标的专用权以核定使用的商品或服务为限。

因此，了解商标注册时的指定使用的商品或服务项目是十分地重要的，以避免权利人超出核定使用的范围，发放许可或从事转让，因为这可能引发商标侵权等问题，假如别人已经在权利人超出核定使用范围的那些商品或服务上注册了相同或近似的商标。 商标是否存在限制 假设一个注册商标已经质押了，再转让给你，显然不是一件好事情。

因为一旦该商标所担保的债务不能清偿，质押权人（债权人）有权以该商标专用权折价，或者以拍卖、变卖该商标专用权的价款优先受偿。结果，你花钱买来的商标最终飞到别人的怀抱。

除了商标权质押外，存在商标之上的限制还有已有的许可协议，尤其是独占许可。根据独占许可的特点，除了被许可人以外，商标权利人不得向第三方发放许可，也不能自己使用该商标。

如果已经存在独占许可的情形，则不允许你再去向权利人获得第二个商标许可，否则得到的也是不稳定的许可，享有独占许可的被许可人很快就会前来干涉。 商标显著性是否足够 商标的显著性较弱对于商标保护的影响十分巨大，比如一些使用通用名称，或者使用日常用语的商标，并不能限制他人（包括竞争对手）的合理使用或正当表达。

在美国曾经有一个案例，一商家将“Fish Fri”（字面上有“炸鱼、煎鱼”之意）的字样用于油炸食物的塑料混合粉末包装上，“Fish Fri”商标权人认为该使用行为侵犯其商标权。法院审理认为“Fish Fri”是说明性词语，“Fish Fri”商标仅仅在第二层含义的界限内才受到保护，被告使用Fish Fri词语不会引起消费者对商品来源的混淆，并未侵害原告使用在相关商品上的“Fish Fri”商标。

原告不能就这一词语的第一含义主张专属权，排除被告的使用。因此法院判决被告胜诉。

可见，商标的显著性强弱对于商标的保护范围或独占范围，干系甚大。因此需要谨慎地审查一下交易商标的显著性强弱。

此外，还有商标是否变成通用名称、商标是否存在争议、是否存在相关的商业标志等问题值得关注