美国专利法中的等同理论

第五，最高法院对“希尔顿”一案的判决，排除了等同理论适用中的一切主观因素，使等同理论成了一个纯客观的理论。即在等同理论的适用中，仅考虑在一般水平的技术人员来看，被控侵权的技术要素与专利技术要素是否具有已知的可互换性。

其他的主观因素，无论是故意侵权，或是刻意地绕过专利技术进行发明创造，或是独立地开发研究，统统不在考虑之中。而根据联邦巡回上诉法院的判决，侵权者的主观动机只与赔偿金的增多或减少有关，而与侵权与否无关。

这种规定与版权侵权中的无过错责任一致。 Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, Inc., 168 F.2d 691 (2d Cir. 19

4

8). Odiorne v. Winkley, 18 F. Cas. 581, 582 (C.C.D. Mass. 18

1

4). Winans v. Denmead, 56 U. S. 330, 343 (18

5

4). Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120 (18

7

8). Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U. S. 605 (19

50). 按照联邦巡回上诉法院的审判程序，绝大多数上诉案件只由三名法官组成一个合议庭（panel）听审，只有个别典型的或重大的上诉案件才由全体十二名法官出席听审（en ban）。 Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co.，62 F.2d 1512，（Fed. Cir. 1995）（又见 http://www.gbpatent.com/xhiltonl）．以下凡引，只在正文中说明联邦巡回上诉法院的判决，不再加注。

Warner Jenkinson Co, Inc. V. Hilton Davis Chemical Co.，117 S. Ct. 1040（U. S. 1997）（又见http://laws.findlaw.corn/us/000/95-728）。以下凡引，只在正文中说明最高法院的判决，不再加注。

在判决书的一个脚注中，最高法院具体列举了法官布莱克（Black）当时提出的这三个问题。它还指出，甚至在1854年最高法院确立等同理论的“威南斯”一案中，持反对意见的法官就提出过被告的第一个问题。

Aro Mfg. Co. V. Convertible Top Replacement Co.，365 U.S.336（1961）． Halliburton Oil Well Cementing Co．v．Walker, 329 U.S. l（1946）． [12] 最高法院把“方式加功能”规定中的“等同物”解释为是对“等同理论”的一种限定性使用，是值得商榷的。美国专利法专家Chisum教授曾指出：“第112条中等同物的要求与等同理论是不同的。

它所确定的是权利要求的字面范围，而且仅仅是确定，被控侵权的设计或发明达到所说功能的方式是否等同于专利说明书中所描述的达到那个功能的结构。与此不同，只有当权利要求书经过适当解释不能覆盖被控侵权的发明或方法时，等同理论才被适用。

指导等同理论适用的是有关公平的考虑。例如，某一重大的（开拓性）发明所获得的等同范围要宽于狭小的改进发明。

……这些考虑都不适用于第112条的等同要求。” Donald Chisum and Micheal Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, 2-247(19

9

2). [13] 据《欧洲专利公约第69条解释之议定书》：“第69条不应在以下意义上予以解释，即一项欧洲专利所赋予的保护范围，应被理解为是由权利要求措词的严格的和字面的含义所界定的，说明书和附图只能被用来说明存在于权利要求中的模糊不清之处。它也不能在以下意义上予以解释，即权利要求仅仅是作为一个指南，所授予的实际保护，依据该领域中的技术人员对说明书和附图的考虑，可以及于专利权人期望的东西。

相反，它应该以居于这两个极端之间的方式进行解释。这种居间方式综合了对专利权人的公平保护和使第三方有合理的确定性。

” [14] 最高法院“希尔顿”案判决书之脚注四。 [15] Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120 (18

7

8). [16] Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U. S. 605 (19

50). [17] 国内的一些论者将英文的estopple译为“禁止翻供”。但据《布莱克法律辞典》，estopple是指一方当事人因自己的某些行为而不能主张某项权利，以损害他方利益。

因为他方已经依据他的行为而获得了该项权利，并做出了相应的行为。显然，就中文来说，“禁止反侮”比“禁止翻供”更能反映estopple的原意。

[18] 美国是实行“先发明”原则的国家，所以是依据发明时的“现有技术”。如果是在实行“先申请”原则的国家，则应依据申请日以前的“现有技术”。

[19] Parker v. Hulme, 18F. Cas. 1138, 1143 (C.C.E.D. Pa.)1849. [20] Hughes Aircraft Co. v. United States, 717F.2d, 1351(Fed. Cir. 19

8

3). [21] Atlas Powder Co. v. E. I. du Pout De Nemours & Co., 750 F.2d 1569(Fed. Cir. 19

8

4). [22] Pennwalt v. Durand-Wayland, Inc., 833F.2d 931(Fed. Cir. 19

8

7), cert. denied, 485 U. S. 961(19

8

8). [23] Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A., 868F.2d 1251(Fed. Cir. 19

8

9). [24] 在专利审查过程中，如果申请专利的某一技术要素与现有技术中的某一技术要素相比是显而易见的，能否将前者视为“等同”于后者？或者说，在专利侵权的审理中，如果被控侵权的某一技术要素等同于专利技术要素，能否将前者视为“显而易见”？或者说，可否把非显而易见性理论和等同理论视为因适用时间点的不同而使用的同一标准，抑或同一理论？尽管国外有些学者对此进行了论证，但就作者所接触到的美国判例来看，还不能将二者简单地等同起来。