彼得兔系列图书商标侵权争议案专题（三）

对“彼得兔”及彼得兔图的使用是否侵犯沃恩公司的商标权？

中国社会科学出版社与英国费德里克??沃恩公司关于彼得兔系列图书商标侵权争议案所涉相关背景见专题（一）。为便于探讨，另补充相关背景如下：

其二，毕翠克丝。波特创作故事的时候总是同时创作手绘插图，每个故事都有十几幅精美生动的插图紧密配合故事情节。该些插图作为美术作品，适用著作权法，波特女士去世50年后在中国与其文字作品同时进入公有领域。社科出版社在出版“彼得兔系列”时在每个故事内容中使用了原作品插图。同时，与前述使用“彼得兔系列”相对应，在该系列书的四册图书的封面、书脊及书中页码处使用了作品中的一幅彼得兔绘图（下简称“彼得兔图”）。社科出版社在彼得兔系列书的封面、书脊、扉页、版权页的显著位置均标明了出版者为“中国社会科学出版社”，并在书脊处使用了社科出版社自已的图形商标。

其三，沃恩公司在1993年6月将毕翠克丝。波特创作的几十幅插图在第16类上申请注册商标（其中包括前述社科出版社选用的彼得兔图），在 1996年申请注册“比得兔”文字商标，并都被核准注册，核准使用的商品包括“书籍、杂志、连环漫画杂志、印刷品、印刷出版物、文具、图画、海报、明信片”等。

在此，我们暂不讨论沃恩公司在波特女士创作的插图作品在中国尚未进入公有领域时以自己名义将其申请注册商标在主体上是否适格，亦无意于分析沃恩公司在波特作品即将进入公有领域时将波特创作的多幅插图作品申请注册商标的动机问题，仅就社科出版社在翻译出版波特作品集时使用“彼得兔”及彼得兔图这一具体行为是否构成对沃恩公司注册商标的侵犯进行讨论。

笔者认为在讨论之前，首先要明确的一个根本问题是：商标的作用是将己方商品与他人商品区别开，即为了标识商品的来源者（包括生产者、制造者、加工者、拣选者或者经销者或提供服务者）。这既是评定一个可视性标识能否作为商标使用的根本标准，笔者认为也是对一方使用某个可视性标志是否作为商标使用的判断依据；是否造成公众对商品来源者的混淆、误认更是判断使用某一可视性标识是否构成商标侵权结果的核心依据。

判断社科出版社在彼得兔系列图书中使用“彼得兔系列”及彼得兔图是否构成侵犯沃恩公司的注册商标专有权，要看其是否落入《商标法》第五十二条规定的五种行为中。

《商标法》第五十二条的规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”

在前述介绍的背景事实中，很明显社科出版社在出版波特女士的系列作品时，使用“彼得兔系列”及彼得兔图是为了描述该四册书的内容特征，是遵循以往出版波特作品集惯例用于代称波特的系列动物童话故事。社科出版社在与该两处使用同样显著的地方通过使用社科出版社自己的文字及图形商标明确标示了该系列图书的出版者为社科出版社。社科出版社使用“彼得兔系列”文字及彼得兔图，不论在主观上还是客观结果上能让读者联想到的仅仅且只能是此四册书为波特女士的动物童话故事作品，因此，这种使用并未起到标示产品来源的作用，不能认定社科出版社将其作为商标使用。

相反，社科出版社的行为应属于我国《商标法实施条例》和其他相关法规规定的善意使用行为。《商标法实施条例》第四十九条规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。” 国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》中第九条规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”

图书作为一种特殊商品，在描述某一作者的作品集内容特征时最常用的即是以作者名称、或作者的最有名代表作的作品名称、或其笔下的典型角色名称或形象；而在描述不同作者的系列作品的内容特征时常用收入作品共有的作者特点、主题特点、角色特点、风格特点等，这是不争的事实。因此，尽管社科出版社使用了与沃恩公司注册商标近似文字及相同的图，但用在“波特作品集”这一特定商品上时，这种使用就是善意说明该特定商品的特征，而不是作为商标使用；而且这种使用也是对原作品特点的直接的、自然的描述方式。因此应判定其行为不属于《商标法》第五十二条之（一）所述的侵权行为。进一步而言，沃恩公司尽管以波特作品中的插图及角色名称在图书（作为一类商品时）类上申请注册商标时符合商标组成条件，沃恩公司可以将其注册的商标在彼得兔图书及其他图书商品中使用，但，其针对于彼得兔故事集这一具体图书商品时，其注册商标中即含有了该特定商品的通用名称或其他特点（包括作者、内容特点），沃恩公司无权以注册商标专用权禁止他人正当使用。

可能有人会提出，社科出版社的使用行为可能属于在商品包装装潢上使用他人注册商标，因此构成侵权。《商标法实施条例》第五十条对《商标法》第五十二条之（五）进行解释，规定“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的情况。社科出版社在彼得兔系列的四册图书中使用彼得兔图，一方面是与“彼得兔系列”相应，描述波特作品内容特征，另一方面起到装祯作用（特别是在四册书中的页码处使用）。如果将社科出版社这种装祯使用视为商品的包装装潢的话，其行为也应满足“误导公众”这一重要条件，才可认定为侵权。如前所述，当读者看到插图时，首先想到的是故事的内容或故事中的童话形象，而不大可能将其和出版者联系起来。即使读者联想到出版者，他也可以通过封面的“社会科学出版社”标志和封二的版权页来消除这种误解。因此，笔者认为，本案中不存在社科出版社“误导公众”的故意和后果，因此，不构成商标侵权。

对本案所涉争议的侵权判断的法律探讨，亦将对其他著作权作品的作品使用与商标专有权冲突处理提供借鉴。笔者认为，当出现某一可视性标识与注册商标相同或近似时，不能简单地仅以使用的商品是否同类或类似作为判定侵权与否的标准，还应进一步分析在具体商品上该相同或近似标识是否起到区分商品来源的作用。如果争议标识是被用来标示商品的内容、性质、特征等，和商品具有天然的联系，则不应被视为作为商标使用，当然也不应将这种使用行为判定为侵权。