专利许可合同备案和质押登记常见问题

专利许可合同备案和质押登记常见问题

作者:厦门市知识产权局 时间:2014-5-14

（一）、专利实施许可合同备案

1.什么是专利实施许可合同备案？

是指国家知识产权局专利局或者专利局代办处对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存，并对外公示的行为。 解释的关键点：

a.专利局具体负责专利许可备案的处室为初审部发文处；目前已经开业的30家代办处均可以办理专利实施许可合同备案（涉外许可合同备案除外）。

b.合同的生效日不一定是合同的签订日，以合同中明确约定的生效日期为准。

c.对外公示的手段目前为通过“专利公报”进行公告和记载在可查询的“专利登记簿副本”中。

2.为什么要办理专利实施许可合同备案？

当事人之间签订了专利实施许可合同之后，该合同按照当事人的约定生效。但是在实际的经济活动中，经备案的专利实施许可合同可以产生以下作用：

a.专利实施信息公开：即通过许可备案的公示作用，向社会公众传递这样一个信息，该专利已经许可专利权人之外的其他人实施运用，便于公众及相关单位分析、研究和跟踪专利价值，同时有利于该专利技术的推广运用。

b.诉前禁令证据效力：专利独占实施许可或排他实施许可的被许可人在发现有人侵犯专利权时，可以依据最高法2004年《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第4条第(2)项，以专利实施许可合同备案证明为证据，要求人民法院对侵权人采取诉前禁令。

c.侵权赔偿参照标准：当人民法院对专利侵权民事纠纷认定清晰后，对被侵权人的损失或者侵权人的获利难以确定的，如果有在先的专利实施许可使用事实，法院可以以该专利许可使用费作为参照，确定赔偿数额。一般情况下，以许可费的1-3倍来确定赔偿数额。

d.被许可人向外付汇凭证：根据外汇管理局《关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》，要求被许可人在办理向外国许可人支付许可费时，提供专利实施许可合同备案证明。

e.参评高新技术企业：根据《高新技术企业认定管理办法》，拥有5年以上的专利独占实施许可权，视为拥有自主知识产权，当事人可以专利实施许可合同备案证明来作为该自主知识产权的凭证，将其作为参评高新技术企业的条件之一。

f.对抗善意第三人：参照《最高法关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释》第19条规定，商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。专利实施许可合同备案所产生的效力，亦可参照该司法解释理解为，经备案的专利实施许可合同可以对抗善意第三人。

3.谁有资格许可他人实施专利？

即许可人的主体资格问题。

全体专利权人、部分专利权人或者权利的合法获得者。对于全体专利权人，可以做出各种类型的专利许可；对于部分专利权人，仅能做出普通许可；对于权利的合法获得者，需要同时提供其权利合法来源的证明材料，且该证明材料应当为原件或经公证的复印件。

4.办理许可备案手续是否有时限？

有。根据《专利法实施细则》第14条第2款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

5.去哪儿办理专利实施许可合同备案手续？

专利实施许可合同双方当事人涉及外国人、外国企业或外国其他组织（包括我国港澳台地区）的，当事人应当到国家知识产权局专利局初审部发文处办理许可备案。

专利实施许可合同双方皆为国内个人或单位的，当事人可到国家知识产权局专利局设在地方的代办处办理；同时也可到国家知识产权局专利局初审部发文处办理。

当事人可以通过面交和邮寄两种方式递交涉及专利实施许可合同备案的相关文件。

到国家知识产权局专利局办理，面交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局受理大厅107房间。寄交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局初审及流程管理部业务发文管理处，邮编：100088。当事人应在邮寄信封上注明“合同备案”字样。

各代办处的面交及寄交地址，请登陆国家知识产权局的官方网站http://wendang.chazidian.com/首页左下方地图链接查找。

6.提出许可备案请求时，应当提交哪些文件？

a.许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表。该申请表应当为标准表格,申请表的内容应当打印（签章除外）。

b.专利实施许可合同原件或者经公证机构公证的复印件。

c.许可人与被许可人的合法身份证明。

d.由许可方、被许可方以及被委托人共同签章的委托书原件和被委托人的身份证复印件。

e.以上文件是外文文本的，应当附中文译本一份，以中文译本为准。

7.备案申请表的填写注意事项？

a.如果备案涉及的专利数量多于三件，当事人可参照申请表中专利号及专利名称的采集表格，增设申请表附页。再将备案专利的相关信息填写在附页。

b.专利项数及每项专利的名称、专利（申请）号、许可种类、专利许可范围、合同生效日期、合同终止日期、使用费及支付方式为专利实施许可合同必须约定的内容，当事人依照合同填写相关信息。

c.专利许可范围，指实施许可的地域范围。

d.使用费应当以人民币或美元作为结算单位，以其他币种结算的须按照近期外汇牌价将其折算成以美元为货币单位的数额。使用费为零的，支付方式为无偿。

e.当事人没有委托专利代理机构办理手续代理机构名称不用填写。

f.申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由代理机构签章。

8.备案部门多长时间可以出具备案证明？

根据《专利实施许可合同备案办法》的规定：备案部门在收到符合规定的备案材料之日起7个工作日内发出备案证明。

如果当事人提交的备案申请文件存在缺陷，审批时限自当事人克服全部缺陷之日起计算。

实际工作中，对于申请备案的许可合同中涉及50件以上批量专利的情况，可能会超过7个工作日完成备案审批工作。

9.常见的不予备案的情形都有哪些？

a. 许可人不是合法专利权人或专利申请人或者其他权利人。

b. 共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的。

c. 同一专利实施许可合同重复申请备案的。

d. 与已经备案的专利实施许可合同冲突的。

e. 专利权被质押的，但经质权人同意的除外。

f. 实施许可的期限超过专利权有效期的。

g. 专利权已经终止或者被宣告无效的。

h. 专利权处于年费缴纳滞纳期的。

i. 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的。

10.许可备案的变更及注销手续如何办理？

许可备案的变更注销手续，较为接近，统一来看，需要提交以下材料。审查时限也是7个工作日。

a.专利实施许可合同备案变更申请表或专利实施许可合同备案注销申请表（标准表格，可在国家知识产权局网站下载）。

b.《专利实施许可合同备案证明》原件。

c.委托书原件。委托书应当由许可方、被许可方以及被委托人共同签章。

d.被委托人身份证复印件。

e.合同变更或者解除、履行完毕的相关证明。

11.许可备案变更及注销申请表的填写需要注意哪些？

a.合同备案号、代理人信息依据实际情况填写。

b.备案变更的，对应变更项目在变更前及变更后栏中注明变更事项。备案注销的，在注销事由一栏注明“注销备案及相关事由”。

c.申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由专利代理机构签章。

12.许可方和被许可方是否必须共同委托一个经办人？什么情况下需要委托专利代理机构？

a.许可方和被许可方应当共同委托一个具有完全民事行为能力的自然人办理备

案手续。

b.许可人和被许可人涉及外国人、外国企业或外国其他组织的，必须委托依法设立的专利代理机构，并由专利代理人办理专利实施许可合同备案相关业务手续。

c.涉外许可会涉及技术进出口问题，当事人办理备案手续时，须出具商务局的有关证明。

13.未授权的专利申请是否可以办理许可备案手续？

a.未授权的专利申请同样可以办理专利实施许可合同备案，但是尚未公开的，国家知识产权局不予公告。

b.经备案的专利申请公开后，国家知识产权局将对其进行公告。

c.专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的，当事人应当及时办理备案注销手续。

14.外国授权的专利是否可以在中国进行备案？

不可以。

一份专利实施许可合同中，同时包括中国专利和其他国家或地区专利的，国家知识产权局专利局及各专利局代办处仅对其中的中国专利及专利申请出具备案证明。

15.办理许可备案是否要收取官费？

当前没有官费。国家知识产权局专利局及专利局各代办处，办理专利实施许可合同备案手续不收取任何费用。

在这里需要注意的是：要清晰区分专利局代办处和代理机构（或代理机构办事处）

16.申请备案的专利实施许可合同中的许可类型、许可范围、许可时间和许可对价都有哪些要求？

a.备案并且公示的许可类型包括：独占许可、排他许可和普通许可三类。其中这三种许可类型中的任何两种类型，不能同时存在。另外，许可实践活动中存在分许可和交叉许可的情形，但是这两种许可不能作为备案并且公示的许可类型。

其中，独占许可是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，许可人依约定不得实施该专利；

排他许可是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，但许可人依约定可以自行实施该专利；