并购法律尽职调查中的知识产权问题

上传者：唐海
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上传时间：2015-05-11
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并购法律尽职调查中的知识产权问题

在并购及投资交易中，企业的知识产权状况是并购双方关注的焦点之一。为了充分认识和评估并购交易中的法律风险，避免纠纷，充分了解并购交易中因知识产权可能造成的风险就尤为重要。本文中总结了法律并购中知识产权的相关问题。

在正式对知识产权尽职调查之前，首先应当确认并购交易结构，是股权并购还是资产并购，不同交易结构下，知识产权法律尽调也有不同侧重。

股权并购中的知识产权问题相对简单，交易成本较低。因为在股权并购中，目标公司拥有的所有资产将自动转移给买方。但即使如此，仍然需要审查：目标公司是否真的拥有或者有权利使用那些运营某种商务必不可少的知识产权资产?目标公司股权控制的改变是否终止了某些重要的知识产权许可?

资产并购中的知识产权问题相对复杂。不但要审查目标公司对每一个专利、商标、版权、域名等知识产权是否拥有所有权或使用权，还必须弄清楚其是否有权转让或许可他人使用，这些转让和许可是否要受限于某些条件，同时在交易过程中还需要针对目标公司每一个知识产权准备单独的转让或许可协议，必须考虑不同国家对协议的条款和生效有不同的要求，如要求相应的知识产权当局批准或备案等。

对所涉专利，要注意审查企业是否按时缴纳专利年费以维持其专利权的有效性，必要时可通过查询专利登记薄来确定尽职调查时的法律状态，审查其是否被无效，或因其他原因失去专有权。对于商标权，应当注意审查其有效期及其是否在期限届满前申请续展并获批准。

此外，还应当审查是否存在可能导致专利权/商标权被宣告无效或被撤销的情形。 3

以专利为例，以目标公司作为申请人或专利权人申请的专利，可能是其员工发明的，需要审查劳动合同中对此是否有约定：如果有约定，就根据劳动合同中的约定来确定谁拥有专利;如果没有约定，就应根据《专利法》第六条的相关规定来看其是否属于职务发明并确定其归属。有时发明人不是目标公司职员，这种情况下需要审查发明人与目标公司的关系，表面上的专利权人也许并不真正拥有该专利。

版权的归属与专利权有一些差别，仅仅是职务作品，其版权由作者享有，单位只有权在业务范围内优先使用。只有当主要是利用单位的物质技术条件创作，并由单位承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或者是有合同约定时，职务作品的版权才属于单位。

在此要特别重视委托开发和合作开发中知识产权的归属问题。对于合作开发和委托开发的专利技术，首先审查是否有双方约定，有约定从其约定，无约定的委托开发其专利权属于受托方，无约定的合作开发其专利权属于合作各方共有。对于共同拥有专利的情况，一定要审查双方的合作合同，审查相互之间的权利义务，尤其是对专利转让是否有限制性的规定。

在进行企业并购的时候，知识产权侵权风险的评估和分析是知识产权尽职调查的一个重要内容。知识产权都有地域性，尽职调查中还要对目标公司享有知识产权的产品销售区域进行审查，防止将产品销售到未获得知识产权的地区构成侵权纠纷。

同时，外资企业非常在意公司经营的合法性,如果是外资并购的情况下，需要审查目标公司的日常办公经营所涉及的办公软件、设计软件、制图软件等是否都获得有效许可或授权。

在并购协议条款中必须包含目标公司对知识产权的陈述和保证。陈述和保证设计、撰写得越严密、越周全就越有利于购买方。通常至少要求卖方和标的公司承诺是合法权利人、不存在权利瑕疵、不存在可能被撤销或被宣告无效的情形、不存在任何知识产权纠纷或潜在纠纷。如果违反相关知识产权陈述保证条款造成买方损失的，那么卖方需要承担赔偿责任。当然视每个交易具体情况不同，条款设计有所不同。

同时，知识产权资产的移交和转让是一个十分关键的环节。并购交易可能会伴随着知识产权的转让、许可或者登记事项的变更。依现行法律法规，专利和商标的转让必须经过知识产权局和商标局的公告后才生效;专利和商标的许可合同经过备案后才能对抗第三人。版权的转让虽然无需版权局批准，但经过版权保护中心登记变更版权所有人并公告后的公信力才会更强，权利的法律状态才会更稳定。因此，在知识产权谈判并准备收购协议时，务必把知识产权转让合同的生效或许可合同的备案作为整个交易的前提条件之一。

此外需要注意的是，对于经过登记的一些知识产权资产，应考虑完成移交和转让的时间问题。例如，目前我国完成一个注册商标的转让手续可能需要10~12个月时间，完成一个专利或专利申请的转让手续需要1~2个月时间。并购交易双方还需要考虑在这一转让过渡期内，如何约定双方的权利和义务，确保在此期间内能够顺利享受和执行该等知识产权。